美国商标法中的“反向混淆”
美国商标法中的“反向混淆” 绝大多数的商标侵权都是“顺向混淆”,即在后的商标所有人让消费者 产生一种虚假印象,自己的商品或服务来源于在先的商标所有人,或者说在先商 标人制造了或认可了自己的商品或服务。在这种侵权中,在后的商标所有人利用 了在先的商标所有人的商誉。但在某些特定的情况下,由于在先的商标人在市场 上处于弱势地位,在后的商标人在市场上处于强势地位或者非常著名,可能就会 出现“反向混淆”。在这种情况下,在后的商标所有人可能让消费者产生一种错误 印象,在先商标所有人所提供的商品或服务是来源于在后的商标所有人。这种“反 向混淆”不仅会使消费者混淆,而且会损害在先商标人的信誉,侵权者也要承担 责任。美国联邦商标法“兰哈姆法”中没有明确的关于“反向混淆”的规定。
“反向混淆”是由法院的一系列判例所确定的。
在1977 年的“轮胎分销商”一案中,原告“Big O”是一家轮胎制造商, 向一些独立的轮胎零售商提供自己的产品。从1974 年2 月开始,原告在轮胎上 使用了“BigFoot”商标。被告“固特异”(Goodyear)是一家美国著名的轮胎橡胶公 司,从1974年7月开始在一种新轮胎上使用了“Big Foot”商标,并在全国范围内发 起了促销的广告活动。尽管原告及其分销商提出了反对,被告仍然继续其推销活 动。随后,原告向法院提起商标侵权的诉讼,地方法院以存在混淆可能性为依据, 判定被告侵权,并处赔偿金和惩罚性赔偿金。被告不服判决,提起上诉,但第十 巡回上诉法院支持了地方法院的判决,只是相应地减轻了赔偿金和惩罚性赔偿金。
在此案中,原告并没有主张被告利用了自己的商誉,或者被告让消费 者将自己的产品误认为是原告的产品。相反,原告主张,被告使用“Big Foot”的 商标,让消费者在自己商品的来源上发生了混淆,甚至误认为自己的商品是来源 于被告。对此,第十巡回上诉法院在判决中说:“在通常的商标侵权案件中,原 告在某一公众认可的商标上进行了大量投资,并由此而提出主张。原告会寻求挽 回由在后商标人所造成的损失。而在后商标人则试图利用与原告商标相联系的商 誉,向消费者大众暗示他的产品与原告的产品是同一个来源。但是眼下的案件却 涉及了反向混淆,侵权人使用原告的商标,造成了原告产品来源上的混淆。” 在此案中,被告主张,如果在后的商标使用者(被告)没有利用原告 商誉的意图,没有将自己的产品欺骗性地让消费者误认为是原告的产品,而是仅 仅造成了原告商品来源上的混淆,不应当承担法律责任。上诉法院认为,地方法院的判决已经非常有说服力地回答了被告的看法。上诉法院引证地方法院的判决 说:“接受‘固特异’观点的逻辑结果必将是,一个拥有公众熟知的商号的公司,当 它从竞争者那里窃取了一个产品名称并且有经济力量作密集广告时,可以免除不 正当竞争的责任。如果法律责任仅仅局限于欺瞒,那么任何具有相当规模和资源 的人,都可以采纳任何一个商标并且就该商标开发出新的含义,以之作为在后使 用者的产品的标识。本案中‘固特异’不当使用商标的行为毫无疑问是不正当竞争, 必须受到起诉。” 在1988年的“斑夫”一案中,在先商标人就服装使用了“Bee Wear”的商 标,在后商标人是一家著名的百货公司,后来就服装使用了“B Wear”的商标。第 二巡回上诉法院裁定存在着两种混淆,即通常的混淆和反向的混淆。而且每一种 混淆都可以依据“兰哈姆法”提起诉讼。“依据混淆可能性分析的归类,有两种潜 在的混淆支持侵权的主张:正常混淆和反向混淆。依据兰哈姆法,混淆通常是这 样一种错误印象,即在后商标人的商品来源于在先商标人。反向混淆的错误印象 则是在先商标人的商品来源于在后商标人。”法院还分析说,本案中的在后商标 人使用“B Wear”的商标,可能造成上述两类混淆。对于那些熟知在先商标人商标 的消费者来说,可能误以为在后商标人的商品来源于在先商标人;
而对于那些一 开始就熟知在后商标人服装的消费者来说,可能以为在先商标人的商品来源于在 后商标人,在先商标人是侵权者。这样,反向混淆就在事实上构成了不正当竞争, 剥夺了在先商标人的名誉和商誉。法院在判决书中指出:“法律的目的是通过让 公众免于商品来源上的混淆而保护商标所有人的利益,并且确保公平竞争。与通 常的商标侵权相比,这一目的在反向混淆的案件中同样重要。如果反向混淆不是 充足的获得兰哈姆法保护的理由,那么大公司就可以不受惩罚地侵犯小公司在先 使用的商标。” 在1987年的“亚美技术”一案中,第六巡回上诉法院还从财产法理论的 角度,论证了制止反向混淆的必要性。法院先论述了商标保护从防止欺诈等不正 当竞争行为到同时也保护商标中的财产权利益的过程。判决书说:“尽管商标保 护从普通法开始,一直是针对欺诈。但是在过去的150 多年里,商标保护已经将 重心转移到了保护商标本身所具有的财产权利益。这一转变是承认商标在现代非 人格经济中的所起作用的结果。商标是确定某一产品来源的,或与某一特定来源 相关联的手段(尽管这一来源可能是不知名的),也是诱导消费者购买的手段。” 在此基础上,判决书论述了反向混淆对在先商标人的损害:“反向混淆的侵权主 张,不同于通常的来源混淆或认可混淆的侵权主张。在后商标人不是寻求从在先 商标人的商誉中获取利益,而是以一个相似的商标对市场进行饱和轰炸,并且淹没在先商标人。公众开始认为,在先商标人的产品确实是在后商标人的,或者在 先商标人在某种程度上与在后商标人相关。结果则是在先商标人丧失了其商标的 价值,也即它的产品的身份、企业的身份,它对自己商誉和名誉的控制,以及它 进入新的市场的能力。” 由于“亚美技术”一案涉及了俄亥俄州的普通法商标保护,第六巡回上 诉法院还指出,依据有关商标保护的法律,该州的普通法也会禁止反向混淆,以 保护商标中的财产权益。“俄亥俄州不仅广泛地保护商标,而且再走出一小步就 会承认反向混淆的侵权主张。在反向混淆的案件中,同样的利益-保护商标中的 财权利益和防止消费者混淆,受到了危害。由于在后商标人将在先商标人的商标 据为己有,在先商标人就该商标所享有的权益就被窒息;
同时消费者也会产生混 淆,认为在先商标人的产品来源于在后商标人,或者在先商标人与在后商标人有 了某种关联。” 在美国,如果发生了反向混淆,权利人可以依据各州的普通法提起诉 讼,也可以依据联邦商标法提起诉讼,甚至可以依据联邦反不正当竞争法即“兰 哈姆法”第43条第1 款提起诉讼。例如,1990 年的“沃森顿”一案指出,1988年的 商标法修正案表明,原告可以依据第43条第1款主张认可混淆和反向认可混淆的 侵权主张。“在一个反向的认可混淆诉讼中,原告的起诉依据于这样的主张,即 在后商标人以其商标进行饱和式的广告宣传,因而造成了消费者的混淆。尤其重 要的是,消费者错误地相信在先商标人的产品是在后商标人的,或者在先商标人 在某种程度上与在后商标人相关联? .兰哈姆法第43条第1 款暗示了反向认可 上的混淆的法律责任。法律条文涉及了使用商标造成商品‘隶属关系上、联系上 和认可上’的混淆。由于法律条文没有以它表面的语言限定于这样的情形,即消 费者认为原告认可了被告的产品,本院裁定这一条文要求被告承担法律责任,因 为它在消费者的头脑中造成了一种错误看法,被告认可了原告的商品。换句话说, 本院裁定,认可混淆的侵权主张和反向认可混淆的侵权主张,都可以依据兰哈姆 法第43条第1 款提起。”__ 中国社会科学院·李明德